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商标和字号的冲突问题探讨
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    案例:冠生园(集团)有限公司诉被告苏州市冠生园食品厂侵犯商标专用权
    【案情简介】
     原告冠生园(集团)有限公司称其公司是有着百年历史的中华民族老字号企业,拥有多个与食品有关的“冠生园”注册商标,其中3个与月饼有关,2000年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。苏州市冠生园食品厂(以下简称“苏州冠生园”)未经其许可,在生产和销售的月饼上突出使用该商标,并将企业名称登记为 “苏州市冠生园食品厂”,侵害了其注册商标专用权;被告注册资金仅有6万元,成立10年,就在网站上自称百年老字号冠生园企业,并在月饼外包装上借原告品牌和商标的巨大影响力大肆宣传,侵害了其注册商标专用权,构成不正当竞争,请求法院判令被告:立即停止侵权、停止不正当竞争、变更企业名称并停用“冠生园”字号、赔偿原告经济损失、公开赔礼道歉。
    被告苏州冠生园认为,冠生园自成立后由上海向南京、重庆、昆明等地开枝散叶,建立生产企业。1976年苏州市成立集体所有制企业,并注册了苏州市冠生园食品厂,后改制为私营企业,成立至今一直合法合理使用“冠生园”字号。被告称,商标权、字号权均为独立的民事权利,相互平等,无强弱大小之分。原告不能因其注册 “冠生园”商标,就不许其合法使用自己的“冠生园”字号。
    
    【法院观点】
     法院判定具体内容为:1.被告立即停止生产、销售侵害冠生园注册商标专用权商品的行为;2.立即停止“冼冠生是其创始人”“百年老字号”“百年经典”字样的虚假宣传的不正当竞争行为;3.立即停止冒用“中华老字号”的认证标志的不正当竞争行为;4.立即停止在网站、商品外包装上突出使用“冠生园”字样,冒用“冠生园”品牌与他人合作谋利的不正当竞争行为;5.被告赔偿原告经济损失50万元;6.被告在30日内在《新民晚报》和《苏州日报》上刊登启事,消除因侵权行为给原告造成的影响。
    主审此案的南京中院法官周晔认为,本案主要是注册商标权与企业字号权间的冲突如何解决的典型案例。字号依据公司企业法依法登记而取得,商标依据商标法申请注册而来。两者依据不同法律取得,同受法律保护,没有轻重之分。因此,法院做了这样的判决,商标不能侵犯,但字号依据申请在先的原则由苏州冠生园保留。周法官建议,企业应尽量将字号与商标相统一,有意识地创造具有自身特征的统一的企业形象,既标志商品或服务又代表企业形象。其次,有关部门应该尽快改革现有的企业字号、商标管理机制。我国企业字号只能在登记机关辖区内得到一定的保护,出此范围,企业间的字号可以完全相同而不受任何限制,由此无法限制他人将别人的字号作为自己的商标而登记注册。
    
    【案例评析】
     笔者认为,由于市场经济的多元化,不同类型的权利发生冲突是不可避免的,要解决这些权利冲突,可以考虑从两个方面继续分析,首先要明确权利的范围,该范围包括独立的范围以及交叉的范围,其次应该明确解决冲突的原则和规则。
    本案中是商标权和企业名称的权利冲突问题,商标权以及企业名称的各自独立范围此处就不详细讨论,此处主要讨论两项权利互相交叉,可能构成侵权的几种冲突情况,以及如何依据什么原则或者规定处理该情况。
    
    一、 企业字号突出使用的情况
     最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项将“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”行为,纳入《商标法》第52条第5项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,构成商标侵权。根据上述法律规定,不能论企业名称是否注册在先,只要突出使用造成混淆就有可能被认定侵权。
    之所以将突出使用与他人注册商标相同或者近似的字号的行为认定为商标侵权的范围,是因为这种对于字号的突出使用实际上已经超出了对企业名称的使用,构成了商标性的使用。那么什么是突出使用呢,有的判决比较明确地对突出使用进行了描述:“突出使用,是指将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来,在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用,使人在视觉上产生深刻印象的行为。”[i]譬如,将字号直接单独用于商品、招牌上,或者在使用企业名称时,将字号部分放大、改变字体、突出颜色等方式突出字号的标识作用,吸引消费者的注意。
     字号作为企业名称的一部分,突出使用或者衍生性使用,在不与他人的权利发生冲突时也并非不可,特别是在商铺的店招、户外广告上将字号单独进行使用是符合一般的商业习惯的,但是如果该字号是他人的注册商标,突出进行使用将侵犯到注册商标的使用范围,造成消费者混淆而构成侵权。本案中,苏州市冠生园食品厂将“冠生园”文字在月饼上突出使用,该使用行为已经超出了企业名称的使用范围,构成商标性使用,对于“冠生园”注册商标构成侵权,因此,法院判决“立即停止在网站、商品外包装上突出使用“冠生园”字样”是符合法律规定的。
    
    二、 正常使用企业名称
     最高人民法院司法政策所说:“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依照商标侵权进行处理;企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当处理。”
     笔者认为此处需要分两种情况进行分析。
     第一种情况,企业名称注册在先。解决商业标识权利冲突有两个原则,一个是诚实信用原则,一个是保护在先权利原则。若企业名称注册在先的情况,一般情况下,对于企业名称的正常使用是受到法律保护,而不受其他权利人的干涉,甚至可能发生其他权利侵犯在先的企业名称的情况。但是由于国际贸易迅速发展,现实生活中发生一些更为复杂的情况,例如,某国内企业将国外的但尚未在中国进行注册的著名商标注册成企业字号,并进行正常使用,而当国外企业进入到中国市场并进行商标注册后发现了该国内企业,此时,在中国范围内,某国内企业的字号相对于注册商标是在先权利,但是该注册行为存在违反诚实信用原则的情况。笔者认为,这种情况下,在先权利是具有相对性的,虽然某国内企业相对于中国注册的商标是在先的,但是对于在国外注册的商标却是在后的,若国外企业可以证明该国内企业注册该企业字号是存在违反诚实信用原则的,并且可以证明相对于该企业字号存在在先的权利,仍然可以认定构成不正当竞争行为。当然,对于证明存在违反诚实信用原则,主要还是需要证明该商标在国外或者国际的知名程度,或者与国内企业有贸易、授权关系等。
     第二种情况,企业名称注册在后。最高人民法院2005年2月17日【2004】民三他字第10号函指出:“为违反诚实信用原则,使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号,足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的,根据当事人的诉讼请求,可以依照《民法通则》有关规定以及《反不正当竞争法》第2条第1、2款规定,审查是否构成不正当竞争行为,追究行为人的民事责任。”最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》草稿(2006年3月20日)第23条规定“将与他人已经使用并有一定影响的注册商标相同或者近似的文字作为企业字号,在相同或者类似的商品上使用,容易使相关公众产生误认的,”以及“将与他人驰名商标相同或者近似的文字作为企业字号,在不相同或者不相近似商品上使用,致使该驰名商标权利人的权益可能受到损害的”清醒,“可以根据《民法通则》第4条、7条和第106条第2款以及《反不正当竞争法》第2条第1、2款的规定,认定为不正当竞争行为。”最高院在2006年的《解释》中更加明确了处理该冲突时,应该考虑到商标的知名度以及混淆的可能性。有个电筒的比喻就是商标权延展性的形象写照,即商标的保护范围好比电筒的光照范围,电池的强度如同商标的显著性,电筒的高度如同商标的知名度,电池越强,电筒越高,光照的范围也就越亮和越大,商标的保护范围也应该越强和越大。因此,企业名称正常使用的情况下,是否构成侵权主要考虑的是商标的显著性。

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2016-4-6 16:14:38
 
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